专利申请人现有技术披露义务研究

摘要：在中国专利法下，披露与发明有关的现有技术，是专利申请人的法定义务。理论上，这一制度可以消除申请人和审查员之间的信息不对称，有一定的合理性。但是，美国专利法实践表明，强化申请人披露义务会导致善意申请人过度预防，而对恶意申请人却不起作用，并造成诉讼资源浪费。现有各种改进措施或建议难以有效消除这些负面后果。在数字技术时代，专利审查的手段更加有效;申请人披露信息对专利质量提高的作用可以忽略;专利法上的配套性制度安排可以减小申请人隐瞒现有文献的负面后果。综合权衡这一制度的运行成本和实际收益之后，中囯专利法应当修改现有规定，放弃专利申请人的现有技术披露义务。

关键词：专利申请人;现有技术披露义务;专利质量;不当行为抗辩

作者 | 崔国斌(清华大学法学院副教授)

来源 |《法学家》2017年第2期“专论”栏目。

因篇幅较长，已略去原文注释。

目录

一、引言

二、现有技术披露义务的正当性及制度框架

三、现有技术披露义务的负面效果

四、放弃现有技术披露义务

五、其他配套制度的制约作用

结论

一、引言

现有技术披露义务是指申请人在专利申请与审查过程中向专利局披露对该专利申请授权前景有实质性影响的现有技术的义务。我国《专利法》第36条第1款规定，“发明专利的申请人请求实质审查的时候，应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。”立法者并未明确“参考资料”的范围，代表性意见认为，它主要是指“发明人在完成发明过程中所参考借鉴的与其发明相关的技术资料，包括专利文献、科技书籍、专利技术报刊等”。显然，所谓“与发明相关”应该是对专利申请的授权前景有实质性影响，否则立法者没有必要要求申请人提供。可见，我国《专利法》的确要求专利申请人履行现有技术披露义务。不过，它没有明确违反这一义务的法律后果，导致专利申请人很少认真对待这一披露义务。与此相关的争议也几乎没有出现过。这也许是数十年来上述规定一直默默无闻的原因所在。《专利法》让申请人的“现有技术披露义务”长期处在有名无实的状态而不作决断，损害了申请人的利益和法律的严肃性。

近年来，国内开始有学者对这一问题展开初步研究。从有限的研究成果看，学者们有意见分歧。有意见认为，“为了保障专利授权质量，建立具有法律强制力的披露义务规则符合专利制度的立法目的……我国专利制度可以通过立法修正和司法创制两个方面来完善现行专利法所规定的申请人现有技术披露义务”。“我国应当借鉴美国专利不正行为抗辩的判定标准”。不过，反对的意见则认为，这一制度对解决专利局信息不足的问题虽然有积极作用，但是对专利质量的提高作用有限。因此，我国没有必要规定此类披露义务。对决策者而言，《专利法》究竟应进一步强化申请人的现有技术披露义务并规定违反此类义务的法律后果，还是应退一步甚至彻底放弃规定这一义务，是一个无法回避的问题。国内现有的研究还不足以为决策者的下一步选择提供清晰的指引。鉴于此，本文认为有必要深入研究申请人的现有技术披露义务的合理性及可能的实际运作效果，为决策者作出最终选择提供更可靠的理论指引。

接下来，本文首先简要说明申请人现有技术披露义务的正当性，并以美国法为例说明落实这一义务的“不当行为”抗辩制度的基本框架。其次，结合美国法实践分析申请人披露义务的运作效果，并揭示它的负面影响：比如，善意申请人过度预防，对恶意申请人威慑不足，并造成诉讼资源浪费等。在此基础上，本文进一步指出，在数字时代，专利审查的技术手段更加有效，对申请人披露信息的依赖大大降低;现有的“不当行为”抗辩制度的改进措施并没有有效消除它的负面效果;申请人披露信息对专利质量提高的作用几乎可以忽略。此外，专利无效宣告程序、禁止反悔原则、公众参与专利审查等配套性的制度安排，实际上也起到减少甚至消除申请人隐瞒现有技术文献的负面后果的作用。因此，强化申请人的现有技术披露义务并非我国《专利法》努力的正确方向。

二、现有技术披露义务的正当性及制度框架

(一)现有技术披露义务的正当性

专利申请与审查过程被视为申请人与代表公共利益的审查员(专利局)进行谈判的过程。审查员根据申请人提交的申请信息和相关陈述，并结合自己检索到的现有技术文献，对专利申请进行审查，以决定是否授予专利权。专利审查的质量对公共利益有直接影响，因为一项不应获得授权的申请被授予专利权后，可能被用来损害公众的行动自由。对于原本不应获得授权的专利，公众事后通过相关程序可以宣告该专利无效。但是，授权后的无效宣告程序的成本很高(包括诉讼本身的成本支出，诉讼导致的商业关系恶化，其他人搭便车等，很可能让公众视挑战不良专利为畏途，宁可支付专利使用费也不愿意挑战该专利权效力。

为了避免授权后宣告专利无效的麻烦，决策者希望事先提高专利审查质量，减少不良专利的产生概率。理想的做法是建立一整套机制保证审查员能够获得所有与授权条件有关的现有技术文献，包括提高审查员的知识水平与文献检索技能，建设更全面有效的文献数据库，加强审查工作的国际合作等等。除此之外，就是本文所要关注的措施，即利用申请人的信息优势，要求他向专利局披露他所掌握的对专利授权有实质影响的现有技术文献。

在申请人明知现有技术文献存在的情况下，要求他披露该文献，有一定的合理性。“专利申请人往往比专利审查员拥有较多的非专利技术信息，特别是在新的、快速发展的技术领域。”“有些信息，诸如会议介绍、测试数据、产品的在先销售、发明的产品宣传手册等信息在任何数据库都找不到，只能依赖申请人提供”。在发明人原本就掌握非专利现有技术文献或者外文专利文献的情况下，要求审查员独立地去搜索该文献，是一种不必要的重复劳动。而且，受制于个人能力、审查时间和数据库资源等方面的限制，审查员可能很难通过文献检索发现这些现有技术文献。此外，要求申请人诚实披露现有技术文献，也符合社会公众对于申请人或代理人的道德预期。鉴于此，美国最高法院拓展普通法下的“不洁之手”(Unclean Hands)学说，确认专利申请人具有此类诚实披露义务。虽然争议不断，美国至今依然有很多人对这一制度持肯定态度。

(二)美国法下的不当行为抗辩

与我国不同，美国法一直非常认真地看待申请人披露现有技术的义务。专利申请人隐瞒现有技术并意图欺骗专利局的行为，如果被认定为“不当行为”(inequitable conduct)，会导致该专利权无法得到执行。围绕这一问题，美国最高法院和联邦巡回上诉法院作出大量判决，学术界也长期争论不休。这在世界范围内，绝无仅有。因此，以美国实践为背景研究申请人的现有技术披露义务，并揭示这一制度背后的问题，再合适不过了。当然，本文更多着眼于这一制度的合理性及其限度，为后续的讨论打下基础。因此，这里并不试图说明操作层面的细节，而是简要介绍这一制度的框架。

美国专利法没有直接的关于诚信义务的规定。在1945年以前，法院通常拒绝因为专利权人没有披露现有技术信息而否定专利权效力。1945年，美国最高法院在Precision案中认为，专利权本质上影响公共利益。在公共利益受到损害时，“不洁之手”学说就有重要意义。它要求申请人诚实披露他所知道的事实信息，以避免通过欺骗方式获取专利授权。1977年，美国专利商标局制定了所谓的第56条规则(Rule 56)，明确规定申请人有披露义务：每一个与专利申请和审查有关系的个人与专利局打交道时均有诚信义务，包括向专利局披露该个人所知的对于专利性有实质性影响的所有信息的义务。

在美国法下，具有披露义务的主体仅限于参与专利申请和审查程序的个人，包括申请中署名的发明人、负责专利申请的律师或代理人，与发明人、发明受让人或专利申请受让人等有关联并实质性参与专利申请准备和处理过程的其他人。发明人所在的公司机构本身，并不是承担此类披露义务的主体。不过，这些人不披露此类义务引发的后果由该机构承担。以下为了表述方便，将披露的主体统称为申请人。

申请人有义务披露的信息限于该个人已知的对可专利性有实质性影响的信息。如果相关信息对现有权利要求的可专利性没有实质关系，则申请人没有义务披露。显然，这里的关键词是“实质性影响的信息”，它包括：(1)单独或与其他信息组合起来初步表明(a prima facie case)—项权利要求不具备可专利性的信息;(2)与申请人“主张发明具有可专利性或反驳专利局的不可专利性意见”的立场不一致的信息。除了以专利或出版物形式存在的现有技术外，与可实施要求、可能的在先公开使用、公开出售、许诺销售、他人在先发明、发明人身份冲突等有关的信息，也属于需要披露的内容。换言之，“实质性影响并不仅仅限于现有技术，还包括正常合理的审查员在决定是否授予专利时很可能考虑的任何信息。”过去，判断是否具有“实质性”(materiality)的主观标准是合理审查员(reasonable examiner)标准，现在采用前述初步证据标准(prima facie standard)。二者并无实质差别。

美国专利商标局并不直接审查申请人是否落实了上述披露义务。这一义务通过侵权诉讼中被告的“不当行为”抗辩来落实。1982年，美国专利商标局曾经修改所谓的第56条规则，许可专利商标局基于“不当行为”或欺诈拒绝专利申请。但是，到了1988年，美国专利商标局宣布不再基于这一规则调查或拒绝原始申请。原因是，它发现自己没有足够资源来交叉询问证人和处理听证程序，很难判断申请人的主观意图，因而很难证明当事人违反了此类义务。随后，美国专利商标局决定仅仅根据法院的判决结果来惩罚违反职业道德的执业者，不再直接审查申请人是否落实了披露义务。美国这一历史经验表明，追究专利申请人的行政责任，需要行政机关具备执法动机和资源。国内学者所谓“申请人违反该义务应该是专利审查部门予以驳回或视为撤回的事由而不应属于专利无效的事由”的主张，也没有实际可行性。

美国法院在专利侵权案件中审查被告主张的“不当行为”抗辩时，要求被告证明专利申请人隐瞒了对专利申请的授权前景有实质性影响的现有技术文献，并意图欺骗(intent to deceive)专利审查员。依据美国联邦巡回上诉法院在Therasense案中的判决，被告必须有清晰而令人信服的证据(clear and convincing evidence)证明，专利申请人有欺骗专利商标局的具体意图。一旦“不当行为”抗辩成立，原告诉争的整个专利将得不到执行，而不限于与不当行为有关的具体权利要求。在具体诉讼中，被告很少有直接证据证明申请人主观心理状态(申请人是否知道诉争现有技术对专利授权前景有实质性影响、申请人是否意图欺骗)，更多的是利用一些间接证据来推断申请人主观心理状态。这也是“不当行为”抗辩制度本身不确定性的根源。

三、现有技术披露义务的负面效果

美国最高法院通过“不当行为”抗辩制度确立申请人现有文献披露义务，初衷看起来很好;而且，这一制度在美国也行之有年，这是否意味着我国也应该参考美国的做法，进一步落实《专利法》所规定的申请人披露现有技术的义务呢?回答这一问题时，我们仅关注这一制度的设立初衷是不够的，还需要进一步了解它实际运作的效果。美国经验表明，这一制度运行的实际效果有限，成本很高，并没有达到预期目的。具体而言，它存在三方面的问题：(1)对于善意申请人而言，“不当行为”的司法认定标准不确定，容易引发过度预防;(2)对于原本希望就瑕疵申请获得专利的恶意申请人而言，“不当行为”抗辩的法律后果不够严厉，威慑力不足;(3)“不当行为”抗辩在侵权诉讼中被滥用，增加社会成本。以下分别对这三方面的后果进行详细介绍。

(一)善意申请人的过度预防

大部分专利申请人相信自己发明出新的技术方案，有技术贡献，从而希望获得能够经受考验的发明专利。这类申请人无意通过欺骗手段对不应获得授权的发明寻求专利保护。本文将他们称作善意申请人。善意申请人撰写专利申请时，会充分考虑现有技术以避免写出过宽的权利要求，从而防止将来自己的专利因为现有技术而被宣告无效。如果专利真的被宣告无效，自己申请和维持专利的努力也就付诸东流。不过，即便是善意申请人，在没有法定披露义务的情况下，也不一定会主动公开披露最相关的现有技术文献。原因是多方面的：部分申请人可能不想让竞争对手或者潜在的被许可人对专利权的可靠程度有充分了解，进而能准确理解相关专利权的真实价值，申请人也可能担心审查员受自己披露的现有文献的“误导”而否定自己的专利申请;申请人还可能认为准备现有技术文献清单比较麻烦;等等。

在美国法下，“不当行为”抗辩成立的后果是诉争专利的所有权利要求不可执行，而不仅仅限于诉争的权利要求。这实际上等于判处整个专利“死刑”。对于善意申请人而言，“不当行为”抗辩成立的后果过于严厉，因为诉争专利很可能具有重要的商业价值，甚至是原告的核心资产(比如某些药物专利)。美国联邦巡回上诉法院将“不当行为”抗辩的威胁称作“原子弹”。学术界也普遍对此类严厉后果持批评态度。不仅如此，隐瞒现有技术以获取专利垄断权，还可能会被视为以欺骗的方式寻求专利垄断权，构成美国反垄断法意义上的以非法手段谋求垄断地位的违法行为，从而引发反垄断法的制裁。

“不当行为”抗辩成立的后果严重，善意申请人自然希望它的认定标准能够明确，以避免误入雷区。遗憾的是，“不当行为”的核心要素(现有技术是否对可专利性有“实质性影响”、申请人是否意图欺骗)的认定，无法完全摆脱主观任意性。在判断现有文献是否对可专利性有实质性影响时，法院考虑的不是特定申请人自己的主观认识，而是合理的审查员的主观判断。相应地，申请人在准备专利申请文件时被迫揣测，在专利授权后的数年甚至十多年里，法院在个案中会如何阐述这一虚拟的审查员标准。有时候，即使申请人自己认为没有必要披露，而审查员依然可能有不同的意见。

在面对不确定的法律标准和可能的严厉后果时，善意申请人会进行利害权衡。一小部分人可能会选择鸵鸟策略，只做非常有限的文献检索工作，降低获知更多的现有技术文献的可能性，从而避免扩大自己有义务披露的文献范围;而更多的人会选择更为保险的策略——过度遵守。即，尽可能多地披露自己所掌握的现有技术文献，即便它们并不具有实质性影响。这样，可以避免他人将来在侵权诉讼中利用自己的遗漏或错误主张“不当行为”抗辩的可能性。对于这些善意申请人而言，“不当行为”抗辩制度增加了他们准备申请专利的成本。

此外，在美国法下，专利代理人在专利申请程序中实施欺诈或作虚假陈述，还存在多种法律责任风险，比如，向政府、司法或立法机构等提交虚假文件可能引发刑事责任;专利代理人违反职业伦理可能面临行政处罚;作为欺诈一方被迫支付诉讼律师费;反垄断法责任(以非法手段谋求垄断权)等。专利代理人出于自身职业利益考虑也会主动降低披露的门槛，以减少将来被控“不当行为”的风险，因为任何“不当行为”的指控本身都有可能损害其作为专利代理人或律师的职业声誉。

美国的实践表明，申请人准备信息披露声明文件，需要付出实质性的劳动，会耗费发明人和代理人很多时间。在梳理几十甚至上百件的现有技术文献时，仔细审查其相关性，更是一项复杂的工作。因此，无论是避免错误陈述，还是尽可能多地披露现有技术，都会实质性地增加专利申请人的成本。不过，相对“不当行为”抗辩的可能威胁，很多申请人依然会认为过度披露是合理的选择，因为过度披露的风险相对可控，不会招致法院的惩罚。

(二)对恶意申请人威慑不足

除了在意专利质量的善意申请人外，还有很多更在意专利数量而不在乎质量的申请人。比如，有些企业单纯为了提高专利资产的数量，以使得竞争对手或潜在的投资者印象深刻;有些人申请专利是为了将来有机会利用这些无关紧要的专利提出骚扰诉讼，迫使那些不愿意卷入诉讼的专利实施者支付和解费用;很多科研院所的发明人申请专利是为了获得更多的科研资助或升职机会;有些人(如中小学生)申请专利的目的是为了高考加分，在极端情况下，有些申请人不惜直接抄袭他人的公开专利申请，以骗取政府资助。对于这些申请人而言，获得专利授权本身就是目的。专利质量或可靠性是一个无关的问题。隐瞒某些在先文献以获得专利授权，符合他们的利益。如果他们明知现有技术损害其发明的可专利性依然寻求专利授权，则成为本文所说的恶意申请人。

对恶意申请人而言，“不当行为”抗辩成立的法律后果不过是诉争专利得不到执行，几乎没有任何威慑作用。在他们眼里，坏专利依然有价值，比没有专利要强。因此，“不当行为”抗辩并不会阻止他隐瞒相关的现有文献。

“不当行为”抗辩不能有效威慑恶意申请人，这一结果多少有违公众的直觉。很多人难免有这样的疑问，为什么在美国的司法实践中，很少有案例证实此类恶意申请人存在呢?可能的原因依然是“不当行为”抗辩的不确定性。在恶意隐瞒的情况下，专利质量通常很差，被控侵权者利用现有技术文献直接否定专利权效力就可以摆脱侵权指控，因此没有必要在复杂的“不当行为”抗辩上与专利权人纠缠到底，毕竟通过昂贵的诉讼程序证明对方存在“不当行为”，对被告而言没有太大价值。相反，只有在专利本身没有明显缺陷时，被告才可能花费大量资源在“不当行为”抗辩上寻找突破口，给予专利权人一定的程序压力。因此，虽然美国专利侵权诉讼中“不当行为”抗辩很少能够取得成功，这并不意味着恶意申请人的数量就很少，有可能是很多恶意申请人的“不当行为”没有通过司法途径被揭露。也就是说，“不当行为”抗辩对于真正的恶意申请人并无威慑效果，在很大程度上无法实现初衷。

(三)诉讼资源的浪费

“不当行为”抗辩的最为突出也最受垢病的后果是，它在专利侵权诉讼中被当做实现诉讼策略的工具，浪费大量的诉讼资源。美国法院很早就对“不当行为”抗辩的滥用提出批评。比如，1984年，在Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson案中，著名的Rich法官就认为，不当行为抗辩被过度使用，几乎在每个专利案子中都会出现，使得专利制度混乱不堪。直到2011年，美国联邦巡回上诉法院在Therasense案中依然认为，在大多数案件中，专利权人和法院受到这一抗辩的困扰，被迫花费大量的时间和精力面对这一问题。法院对其他实体问题的关注反而受到干扰。

不过，“不当抗辩”在侵权诉讼中出现的具体频率，似乎还没有特别权威的统计数据。有一份被广泛引用的统计数据表明，在2000年至2004年期间，在公开的专利侵权案件的判决中，有16%～35%案件判决对“不当行为”抗辩作出结论。由于大量案件的“不当行为”问题并没有走到最终判决阶段，因此被告实际主张“不当行为”抗辩的案件的比例要高很多，有学者估计，大概有四分之一的诉讼案件会涉及“不当行为”。不过，在Therasense案中，联邦巡回上诉法院引述另一份报告说，80%的专利侵权诉讼会涉及“不当行为”抗辩。因此，涉及“不当行为”抗辩的案件比例在25%～80%之间，大概是一个合理的估计。相对法院极少认定“不当行为”存在的事实，即便是25%，这一比例也是非常高了。

在美国，专利侵权诉讼成本高昂，完整的侵权诉讼的费用在65万美元到450万美元之间。“不当行为”抗辩涉及行为人的主观意愿，因此负责专利申请的代理人或律师参与后来的证据开示程序几乎是不可避免的。参与专利诉讼证据开示程序的各方支出的费用在35万美元到300万美元之间。我们可以合理推断，在涉及“不当行为”抗辩的诉讼程序中，查明申请人的主观意图，会耗费一部分实质性的诉讼资源。不过，需要说明一点，在2000年至2004年期间，美国法院每年判决的案件数量也就在100件到200件之间，而当时每年的专利申请量达到数十万件。因此，客观而言，与过度披露所造成的损失相比，诉讼资源的浪费应该相对较小。

美国法院只是在有限的案件中认定“不当行为”存在，也就是说，“不当行为”抗辩成功的可能性很小。同时，在那些现有技术文献明显能否定专利权效力的案件中，被告一般会直接主张专利无效，而无需依赖更复杂的“不当行为”抗辩。既然如此，为什么还有那么大比例的被告在侵权案件中提出“不当行为”抗辩呢?可能的解释是，在那些现有技术是否会直接否定专利权效力不够明确的案件中，被告会死马当活马医，另行提出“不当行为”抗辩，给专利权人制造麻烦。即使抗辩失败，也不会给被告带来额外的风险。换言之，被告律师将“不当行为”抗辩视为重要的诉讼策略，促使对方披露有价值的信息，以便找到攻击的弱点。在大部分侵权案件中，法院被迫处理此类无聊的策略性的抗辩，浪费诉讼资源。