论商标使用许可备案的对抗效力

因商标权人重复授予相互冲突的许可使用权而引发的纠纷，应当如何确定许可使用权的归属，一直是困扰司法实践的难题。这涉及商标使用许可备案法律性质及其效力的理解和适用问题。根据新《商标法》第四十三条第三款的规定，商标使用许可备案不仅仅是为了便于商标局进行管理的需要，更是对商标权权利变动的一种公示方式。其理论基础并非善意取得制度，而是商标登记、备案的公信力。关于备案的法律效力，新《商标法》采取的是备案对抗主义，即无备案，不得对抗;有备案，可以对抗。

一、缘起于商标重复许可纠纷司法裁判的困惑

2014年5月1日施行的《商标法(以下称为新《商标法》)第四十三条第三款规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”商标使用许可是商标权权利变动的重要方式，包括独占使用许可、排他使用许可及普通使用许可。实践中，商标权人为了自身利益的最大化，时常会将自己的商标权进行重复授权，这就会导致不同被许可人之间的权利冲突。此时，应当如何理解“商标使用许可未经备案不得对抗第三人”，仍不无疑问。

首先，在先后两个被许可人均未进行备案的情况下，如果在先的被许可人对在后的善意第三人提起侵权之诉，其停止侵权并赔偿损失的诉请能否得到支持。

其次，在后的使用许可进行备案的情况下，其可否对抗在先的被许可人，进而要求在先被许可人停止侵权、赔偿损失。使用许可备案的对抗效力是否仅限于备案之后，还是应该具有溯及力?

再次，善意第三人的范围如何把握?

第一，第三人的善意应当如何认定。第三人通过查询商标注册信息未发现使用许可备案的情况，是否就构成善意;如果存在非商标权人使用商标的情况，第三人是否有义务进行调查、核实;否则，第三人是否仍属于善意?第三人虽然不明知亦不应知存在在先许可的情况，但其亦未进行备案，是否属于善意?

第二，商标权的继受人或受让人是否属于善意第三人?

第三，判定第三人是否善意的时间节点如何把握?是在签订商标使用许可合同时具有善意，还是应当持续到对商标使用许可进行备案或者备案完成时?

二、商标使用许可备案的法律性质及其效力

(一)备案是商标权权利变动的公示方式

商标专用权是一种私权，也是一种绝对权。作为私权，其可以被转让和使用许可;作为绝对权，商标专用权和物权一样，无论是权利的取得、变动、行使与实现都涉及他人和社会利益，攸关交易的安全与秩序。为了交易的安全与秩序，强大的物权不能仅仅存在当事人的观念里，而必须一种物质形态昭然于外，这就是对物权的公示要求。商标专用权同样存在公示的要求。

为此，商标法确立了商标权权利归属的公示和权利变动的公示制度。前者即商标权实行注册取得，商标权的取得必须进行登记公告。商标权权利变动主要包括商标权转让和使用许可。转让注册商标的，需向商标局核准，并进行公告。许可他人使用注册商标的，则应当将使用许可的情况向商标局备案。无论是公告，还是备案，都是商标权权利变动的公示方式。

(二)商标使用许可实行备案对抗主义

新《商标法》有关商标使用许可备案的规定遵循备案对抗主义，即无备案，不得对抗;有备案，可以对抗。首先，从许可使用权的获得看，商标使用许可合同一经签订，被许可人通过合同当事人的意思表示即获得了商标使用许可权，不需要履行备案等公示手续。

其次，从许可使用权的效力状态看，未经备案的许可使用权处于一种效力不圆满状态。即如果商标权人进行了重复授权，即出现了善意第三人，未备案的在先被许可人无权要求在后的善意第三人停止使用相关商标。

再次，如果在后的善意第三人对商标使用许可进行了备案，其获得的使用许可权便产生了对抗效力，可以对抗包括在先未备案的被许可人在内的第三人。如果在后的善意第三人要求在先被许可人停止使用相关商标，在先被许可人只能向商标权人主张相应的违约损害赔偿责任，以获得不能继续使用商标的救济。

备案对抗主义在保护交易安全的同时，亦很好的实现了不同被许可人之间的利益平衡。虽然在先被许可人签订合同在先，但其没有按照法律的要求积极进行备案，导致在后的善意第三人对商标权仍处于完满状态产生了合理信赖，相信商标权上不存在任何的权利变动，进而与商标权人签订使用许可合同。此时，法律保护在后善意第三人对交易的合理预期，让具有一定过失的在先被许可人承担未备案的不利后果，符合公平正义的理念，实现了静态权利归属与动态交易安全的有效平衡。

(三)善意第三人取得许可使用权的理论基础

“未经备案不得对抗善意第三人”的规定，虽然同善意取得制度一样，亦具有使善意第三人获得许可使用权的效果，但这是为了维护商标登记制度的公信力，而非确立了商标许可使用权的善意取得制度。商标登记制度的公信力是指即使商标登记信息记载的商标权归属和内容与真实的状态不一致，信赖该登记记载的善意第三人仍可以依据相应的法律行为取得相应的权利。由于商标使用许可未备案，商标权的登记信息与真实状态不符，但善意第三人基于对商标登记证的信赖仍可以获得相应的许可使用权。

首先，新《商标法》的规定与善意取得制度保护的信赖利益不同。在物权法领域，登记簿公信力既保护不动产取得人对登记簿的积极信赖，也保护其对登记簿的消极信赖，即如果某项不动产上本来存在一项限制物权或者处分上的限制，但是由于其被从登记簿中错误注销了，信赖登记簿的取得人可以如同该权利或限制并不存在那样取得相应的不动产权利。

但是动产的善意取得只能保护取得人的积极信赖，即当取得人相信动产的占有人为权利人，即便该人并非真正权利人时，其也可以相应地取得动产所有权、用益权或质权。就商标权而言，鉴于商标权的非物质性，无论是商标权，还是许可使用权，都不可能通过“占有”来彰显权利的外观，只能通过登记或备案。如果在先被许可人未进行备案，被许可人的许可使用权便无法形成积极的权利外观，第三人只能消极地信赖商标注册证上的商标权不存在权利限制，第三人基于对商标注册证的消极信赖，而取得相应的许可使用权。

因此，新《商标法》的规定保护的是善意第三人基于商标注册证而产生的消极信赖利益，而非善意取得制度所保护的积极信赖利益。

其次，善意第三人取得许可使用权并非基于商标权人的无权处分。一方面，对于善意第三人而言，由于在先的商标使用许可未经备案，可以视为商标权上不存在任何的权利变动，商标权的效力和范围是完满的，商标权人当然有权进行授权许可，其与善意第三人签订的使用许可合同属于有效合同。这也是备案对抗效力的应有之义。即未经备案，在先被许可人不得对抗商标权人与善意第三人签订的使用许可合同的效力。

另一方面，“商标权人在授予在先被许可人独占使用权后，即失去对被许可商标所享有的相应实体权利”，仅仅针对非善意的第三人而言。例如，如果在后第三人知道商标权人已经将独占使用许可权授予他人，仍然与商标权人签订合同，该合同应属于商标权人无权处分的效力待定合同，其效力取决于在先被许可人是否追认。

三、商标重复许可纠纷的司法裁判思路

商标重复使用许可纠纷的实质在于存在冲突的不同被许可人之间，谁最终可以获得商标的使用许可权，除普通许可人之间不可能发生冲突外，其他的许可形式都可能存在权利内容的冲突。以独占许可间冲突纠纷的裁判为例，笔者拟对审理此类案件应当把握的基本原则和审理思路作一分析。

(一)审理商标重复许可纠纷的基本原则

1、保护商标许可交易的交易安全。法的安全价值可以分为静态安全和动态安全。当交易安全与法的静态安全冲突时，在近现代民商法上交易安全具有更加优越的地位。因此，在审理商标重复使用许可纠纷时，在善意第三人利益与在先被许可人利益发生冲突而不能共存时，应优先保护善意第三人的利益。

2、兼顾利益平衡原则。兼顾利益平衡是指在保护善意第三人利益的同时，要兼顾在先被许可人的利益。在选取裁判标准和确定裁判尺度时，要将在先被许可人的利益损失降低到最小，力争实现动态的交易安全与静态安全的有效平衡。

3、贯彻诚实信用原则。商标重复使用许可纠纷产生的根源在于商标权人违反合同约定的不诚信行为。因此，此类案件的裁判应当选取对商标权人最不利的裁判方式，从而最大限度地发挥司法对诚实信用的引导作用，让商标权人真正感受到因其不诚信而导致的不利后果或者惩戒。

新《商标法》第七条亦明确规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”在此种意义上，国外的“效率违约”理论在我国尚缺乏制度土壤，在类似纠纷的审理中不应引入和适用。

(二)审理商标重复许可纠纷的基本思路

1、被许可人均未进行备案时的处理。如果两个被许可人均未对商标使用许可进行备案，按照新《商标法》的规定，一方面，由于在后的被许可人系善意，在先被许可人获得的使用许可权对其并不具有对抗效力，即不能对抗在后被许可人继续使用相关商标。此时，不应因为在后被许可人未进行备案，而认定其不具有善意。另一方面，在先被许可人当然也属于善意第三人的范畴，在后被许可人同样也不能要求在先被许可人停止使用相关商标。

因此，两被许可人互为善意第三人，都不能对抗对方。那么，谁应最终获得独占许可使用权呢?

笔者认为，与物权不同，知识产权具有非物质性和权利行使非排他性的特点。这决定了此类纠纷的处理可以与“一房二卖”有所不同，并非一定要确定独占使用许可权由其中一人行使，而是可以考虑让不同的被许可人共享商标的使用权，即二者共存。

首先，这种裁判方式保护了善意第三人的信赖利益，维护了商标许可交易的交易安全。在先被许可人不能要求在后被许可人停止侵权并赔偿损失;

其次，这种裁判方式兼顾了在先被许可人的利益，虽然在先被许可人事实上变为非独占的，但其毕竟可以继续使用商标;

再次，这种裁判方式最大限度的惩罚了商标权人的不诚信行为。与选择让一个被许可人获得独占使用许可权不同，共存的裁判方式将让商标权人同时对两个被许可人承担违约损害赔偿责任，商标权人因此受到的损失是最重的。

因此，当被许可人均未进行备案时，被许可人均有权使用相关商标，在先被许可人无权要求在后的善意第三人停止使用或停止侵权，否则将有违“未经备案不得对抗善意第三人”的本义和制度价值。

2、善意第三人已经进行备案时的处理。如果在后的善意第三人签订使用许可合同后，商标权人进行了商标使用许可的备案，根据“已经备案可以对抗”的原则，善意第三人获得的使用许可权具有了对抗其他人的效力，是效力完满的权利，其可以要求在先的被许可人停止使用相关商标。此时，在先被许可人并不构成侵权，无需承担停止侵权甚至赔偿损失的民事责任，仅需负担停止继续使用相关商标的义务。

【作者简介】

凌宗亮，上海市第二中级人民法院民五庭助理审判员。