涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用

改革开放以来，“定牌加工”这种贸易方式逐渐在我国兴起，像广东、浙江、福建这样的沿海省份，都有数以万计的企业做着“定牌加工”业务。实际上，中国已经成为名副其实的世界工厂，而且这种状况在短期内不可能改变。“定牌加工”贸易涉及到商标、专利、版权等知识产权问题，这些问题的正确解决，直接涉及到加工人和知识产权权利人双方合法权利的保护，关系到我国对外贸易的健康发展。但是，目前我国的知识产权法律法规并未对此作出明确规定，而有的行政规章的规定则明显与知识产权法的基本原理和相关国际公约的规定相违背， ^[1]导致实践中对加工人交付出口的产品的商标只要与国内注册商标相同或者近似，一律按侵权处理，这种不合理的事情屡屡发生。 ^[2]国家商标局涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用2007年8月的《商标法修改草稿》仍然没有澄清这个问题。

　　涉外“定牌加工”指的是我国境内企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人的贸易形式。如果境外定牌与境内注册的商标相同或者近似，而且核定使用的商品相同或者类似，就会发生加工人的行为是否侵权的问题。对此，我国知识产权学界理论上认识不一，实务中则多按侵权处理。由于这种处理与市场主体的商业道德观念和商标法的基本理论相矛盾，引发了激烈的争论。认为应当按侵权行为处理的以商标权的地域性和我国《商标法》第52条为依据，该条第（1）款规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的行为属于侵犯注册商标专用权的行为。仅从形式上看，这个理由确实很充分、很有力。反对按侵权行为处理的则以混淆理论为武器，认为贴牌商品不在境内销售，不会造成境内消费者混淆，也不会给境内商标权人造成损失，因此，从实质上说不构成对境内商标权的侵犯。但是，由于我国商标法并没有明确采混淆标准，所以，法院在法律适用上存在一定困难。

　　如何破解这一难题？本文试从侵犯商标权的实质条件以及法律适用两方面进行讨论，对涉外“定牌加工”的法律适用提供一种新的思路，期望对理论研究和司法实务有所帮助。

　　在研究具体问题之前需要特别说明的是，本文所讨论的“定牌加工”问题须符合以下条件：境外委托人（定做人）在本国或者销售地国拥有真实有效的商标权或商标使用权；国内有人注册了与委托人的商标相同或者近似的商标，而且指定使用的商品与委托人注册商标核定使用的商品相同或者类似；加工人加工的商品（贴牌商品）全部交付给定做人，不在国内销售；国内注册商标和境外注册的相同或近似商标分属于不同的民事主体。

　　一、从侵犯商标权的实质要件看，“定牌加工”不侵犯境内商标权人的商标权

　　近几年处理的几起“定牌加工”案件中，海关和法院认定加工人侵犯境内商标权的理由主要有二：其一，根据我国《商标法》第52条第1款和第2款，未经商标权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为和销售侵犯注册商标专用权商品的行为属于侵权行为；其二，商标权具有地域性，委托人虽然在其本国享有商标权，但是其商标没有在中国注册，因此在中国不享有商标专用权，在中国使用即构成对中国商标权的侵犯。听起来言之凿凿，有根有据。而被告（加工人）所提出的抗辩理由也惊人地相似：加工商品全部交付给委托人（定作人），不在中国市场销售，不会发生混淆和误认，不会损害消费者的利益，也不会损害中国商标权人的利益；“定牌加工”的法律性质属于承揽，交付加工成果的行为不是销售行为。他们对海关和法院的处罚感到困惑不解。

　　究竟应当如何认识“定牌加工”行为的法律性质？加工企业的行为是否构成对国内商标权的侵犯？要回答这个问题，必须首先讨论清楚侵犯商标权的实质要件是什么，或者说商标权究竟保护什么。我国《商标法》第52条列举了侵犯商标权行为的表现形式，而没有指出其实质要件。研究实质要件的意义在于，揭示侵犯商标权行为的本质特征，帮助人们准确分析认定某种行为是否构成对商标权的侵犯。

　　商标的基本功能来源于识别功能，即将商标权人的商品/服务与其他人的商品/服务区别开来。消费者借助商标选购自己喜爱的商品/服务，经营者则借助商标推销自己的商品/服务，占领市场，建立信誉，而这一切都有赖于商标识别功能的正常发挥。可以说，各项商标法律制度都是为了保护商标的识别功能的。侵犯商标权行为的表现形式多种多样，其本质特征都是对商标识别功能的破坏，即造成对消费者的欺骗，使其对商品/服务来源产生混淆、误认，对经营者而言，则表现为市场被侵占、信誉降低等不利益。TRIPS协议第16条明确规定以“可能产生混淆”作为侵犯商标权的必要条件。美国《商标法》第32条，我国台湾地区《商标法》第29条和61条也都明确规定以使相关消费者可能产生混淆、误认作为侵犯商标权的实质要件。虽然我国《商标法》第52条没有明确指出以可能使消费者产生混淆、误认为构成侵权的实质要件，但是，最高人民法院为了适应审判工作的需要，已经在相关司法解释中明确将“容易使相关公众产生误认”作为认定侵犯商标权行为的必要条件。

　　从以上分析可以得出这样的认识：致消费者对商品/服务的来源可能产生混淆、误认，是侵犯注册商标专用权的实质要件。反过来说，如果不会对消费者造成欺骗，也不可能使其对商品/服务的来源产生混淆、误认，则不存在侵权行为。国际贸易中的“定牌加工”，是指加工企业接受境外商标权人或者商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附委托人提供的商标后，将产品全部交付给境外委托人的贸易形式。在这种贸易中，贴附境外委托人商标的产品全部交付给委托人，不在境内销售，因此不可能在境内市场上造成混淆，不存在欺骗消费者的问题，也不会对境内商标权人的利益造成任何损害，也就是说，不具备构成侵犯商标权行为的实质要件，因此，此种定牌加工不应被认定为侵犯境内商标权的行为。

　　进一步说，这些产品在境外销售，也不损害境内商标权人在国际贸易中的利益，因为在委托人的国家，商标权是委托人的，不管有无定牌加工，境内商标权人都不可能再在该国取得相同或近似商标的注册。至于说委托人可能将产品销售到第三国，那完全可能，但是，如果境内商标权人没有到那些国家申请商标注册，取得商标权，你也不能凭借中国的商标权来禁止别人在第三国销售。要想获得在这些国家的市场利益，你必须到这些国家去申请商标注册，能否如愿以偿，还要看境外商标权人是否已经捷足先登。因此，如果国际市场被定牌加工关系中的委托人抢先占领，也只能怪境内商标权人缺乏商标国际注册的竞争意识，而与定牌加工无关。权利以利益为核心要素，定牌加工既不损害商标权人国内市场上的利益，也不会损害其在国际市场上的合法利益，何以构成侵权？

　　二、在加工商品上贴附商标的行为，不构成商标法上的商标使用

　　商标使用在商标法上具有十分重要的意义，它既是维持商标权的必要条件，也是判断某种行为是否属于侵犯商标权行为的事实标准，在美国，使用还是取得联邦商标注册的必要条件。因此，商标使用为各国商标立法所重视，通常要设专条对商标使用作出明确规定。我国关于商标使用的规定是《商标法实施条例》第3条。该条规定，商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动。该规定的主要缺陷是，未指出商标法上的商标使用必须是商业活动中的使用。加之《商标法》第52条将未经许可使用、销售、制造商标标识等并列为侵犯商标权的行为，导致实际当中对商标使用的机械理解，即将商标贴附于商品或其包装、容器，就是商标法上的商标使用，就构成侵权，至于该商品是否用于销售，在所不问。正是在这种认识的指导下，“定牌加工”所定之牌如果和境内某个注册商标相同或者近似，即被理所当然地认定为侵犯境内注册商标专用权的行为，法律根据就是《商标法》第52条和《实施条例》第3条。从表面上看，定牌加工的加工人将委托人提供的商标贴附于所加工之产品上，确实符合《商标法》第52条和《实施条例》第3条所规定的商标使用的条件，构成侵权似乎没有问题。但是，我们在前面的分析表明，“定牌加工”行为不符合侵犯商标权的实质要件，不应当作为侵权行为处理。被处罚的市场主体对这种处罚感到困惑不解，感到冤枉，也从商业道德层面印证了我们关于“定牌加工”不侵权的分析结论是正确的。产生这种矛涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用盾的根源就在于我们对商标法上商标使用的界定存在问题。

　　那么，什么是商标法上的商标使用呢？作为一个法律概念，对其含义的解释应当符合法律的规范目的，即所谓目的解释。正如黄茂荣先生所指出的：“作为人类的行为规范，法律的制定或接受既然本来便是‘有所为’而来，则在法律的制定、接受或甚至在探讨时，人们对之莫不‘有所期待’” ^[3]根据目的解释，商标法上的商标使用，应当是为了实现商标功能的使用。商标最主要的功能是识别，而只有在商品进入流通领域时，才需要通过商标表彰自己的商品，商标的识别功能才得以发挥。如果产品不进入流通领域，商标就不过是一种装饰，无所谓识别问题。因此，商标法上的商标使用，应当是与商品流通相联系的使用，即将商标贴附于商品进行销售或者其他交易，如出租，或者将商标用于广告、展览和交易文书等行为。在“定牌加工”中，加工人按照委托人的要求将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工行为的一部分，而且加工人并不销售加工产品，而是将产品全部交付委托人，因此，其行为不构成商标法上的商标使用。

　　对于这种解释，我们可以在境外的立法例上找到充分的支持：如德国商标法将商标所有人的专用权表述为“未经商标所有人同意，禁止第三人在商业流通中1.为商品和服务使用与受保护的商标相同的标识，并且商品和服务也相同，?? ^[4]美国商标法规定侵犯商标权的行为，也需要有复制、抄袭、仿冒他人注册商标用于商品或者服务上的事实。而且此次修改《知识产权海关保护条例》时，笔者曾经建议将《联合国国际货物销售公约》第42条规定的原则纳入条例之中，即明确规定出口商品是否侵权，应当以进口国或者商品销售地国的法律为判断标准，而不应当以我国（出口国）的法律为判断标准。也就是说，申请海关扣押的人必须证明其在货物进口国享有知识产权，而出口的货物侵犯了其在进口国受保护的知识产权。必须是为了销售、许诺销售、批发或者广告，而且有可能引起混淆、误解或欺骗。 ^[5]我国台湾地区《商标法》第6条对商标使用作了明确规定：本法所称商标使用“指为行销之目的，将商标用于商品、服务或其有关之物件，或利用平面图像、数位影音、电子媒体或其他媒介物足以使相关消费者认识其为商标。”

　　为此，建议此次修改商标法，将“为了销售的目的”作为商标使用的实质要件加以规定。在商标法未修改之前，司法实务中可通过对《商标法》第52条和《实施条例》第3条的解释，将“为了销售”的目的纳入商标使用的构成要件之中，以求有关纠纷的合理解决。

　　三、涉外定牌加工商标侵权纠纷的处理可参照适用《联合国国际货物销售合同公约》第42条

　　《联合国国际货物销售合同公约》（以下简称《公约》）已经对国际贸易中可能发生的知识产权纠纷给予高度重视，并作出了明确的规定。《公约》第42条第1款规定：“卖方所交付的货物，必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权主张任何权利的货物，但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利为限，而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其他知识产权为基础的：（一）如果双方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其他使用，则根据货物将在其境内转售或做其他使用的国家的法律；或者（二）在任何其他情况下，根据买方营业地所在国家的法律。”该条第2款规定：“卖方在上一款中的义务不适用于以下情况：（一）买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求；或者（二）此项权利或要求的发生，是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、款式或其他规格。”根据该条规定，在国际货物买卖中涉及到知识产权纠纷的，第三方的权利主张必须以买方营业地国家的法律为基础。如果合同双方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或作其他使用，则第三方的权利主张应根据商品将在其境内转售或作其他使用的国家的法律。总而言之，权利人不能以出卖人国家的法律为基础主张权利，而应当以销售地国家的法律为基础主张权利。该规定的理由是，只有在货物的销售地，才会发生挤占权利人市场，损害权利人利益的问题，因此，权利人的权利主张应当以货物销售地国家的法律为根据。而在出卖人的国家，不存在货物销售，因此不会挤占权利人的市场，损害权利人的利益，也不会发生消费者混淆的问题，因此，权利人不能以出卖人国家的法律为根据主张权利。公约的这一规定准确抓住了保护知识产权的真谛，真正体现了知识产权的地域性。

　　《公约》的适用范围是货物买卖合同，而涉外“定牌加工”属于加工承揽合同，可以适用该公约吗？货物买卖和“定牌加工”确实是两种不同的合同，因此，不可能把公约关于当事人权利义务的规定全部适用于“定牌加工”合同。但是，就交付货物（定作物）这一行为及其法律效果而言，买卖合同和“定牌加工”合同并没有什么不同，与此相关的当事人的权利义务和责任，如风险负担、与货物有关的侵权责任等，在合同法的原理和具体规定上，也没有原则区别。因此，《公约》第42条的规定应当可以参照适用。作为买卖合同中的出卖人，对出卖的货物享有完全的所有权，可以从出卖货物中获取交易所带来的利润，尚且可以依据该公约享受此等保护，“定牌加工”中的加工人完全是按照委托人的要求加工产品，赚取的不过是微薄的加工费，按照举轻以明重的道理，更应该享受这种保护，即得以此为根据进行不侵权抗辩。不唯如是，《公约》第42条第2款还明确规定，如果第三方提出的权利要求是由于出卖人要遵照买方提供的技术图样、图案、款式或其他规格，则出卖人对于在买受人国家或者双方在订立合同时预期的货物将在其境内转售或做其他使用的国家的侵权不承担责任。该规定可以理解为是《公约》对国际贸易中定牌加工知识产权问题的特别规定。我国已经参加了《公约》，自应遵守该公约的规定。而且，我国《民法通则》第142条第2款规定，涉外民事关系，“中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的除外。”我国在加入该《公约》时未对第42条声明保留，因此，按民法通则上述规定，《公约》该条规定在我国应当优先于国内法适用。所以，涉外定牌加工中有关知识产权侵权纠纷的处理，可以参照适用《公约》第42条。

　　参照适用毕竟是权宜之计，根本的解决之道还在于修改法律。修改法律的方案有二：一是修改《知识产权海关保护条例》，将《公约》第42条规定的原则纳入条例之中，即明确规定出口商品是否侵犯他人的知识产权，应当以进口国（地区）或者商品销售地国（地区）的法律为判断标准，而不应当以我国（出口国）的法律为判断标准。相应地，申请海关扣押的人必须证明其在货物进口国（地区）享有知识产权，而出口的货物侵犯了其在进口国（地区）受保护的知识产权。二是借修法之机，将《公约》第42条的原则精神分别纳入各项知识产权法律中。我国正在修改专利法和商标法，著作权法的修改也指日可待，因此，后一种方案可能更为现实。

【注释】

[1]1995年7月13日，原对外贸易经济合作部、国家工商局联合发布的《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条规定：“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似，其商品的包装、装潢也不得与他人已在我国使用的包装、装潢相同或者近似。”
[2]近几年法院和海关查处、审判的有关案例。如:慈溪市永胜轴承有限公司与宁波瑞宝国际贸易有限公司商标侵权纠纷案。瑞宝公司是中国“RBI”商标所有人，美国R.B.I INTERNATIONALINC公司是美国“RBI”注册商标所有人。美国公司委托慈溪市永胜公司定牌生产“RBI”牌轴承并直接出口美国。合同另约定，由美国公司向永胜公司提供相关商标标识及小包装，若需在轴承上打印“RBI”商标，则由永胜公司根据美国公司提供样品制作。该合同在实际履行过程中，经瑞宝公司举报，永胜公司货物被慈溪市工商行政管理局查扣。一审法院判决永胜公司的行为构成侵权，赔偿瑞宝公司10万元人民币，二审维持原判。（2005）浙民三终字第284号判决书]美国耐克国际有限公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣公司等商标权侵权纠纷案:FLORABERTRANDMARA公司是西班牙NIKE商标的注册商标权人，1932年NIKE商标就在西班牙得到使用。商标权人向西班牙CIDESPORT公司提供了商标使用许可证。2000年3月至5月间，CIDESPORT公司委托浙江省畜产进出口公司和浙江省嘉兴市银兴制衣厂加工制作NIKE男滑雪夹克，由委托人提供布料、急钮金属（纽扣）、挂牌纸（NIKE商标吊牌）以及标有NIKE标识的衣物包装胶袋等。银兴制衣厂负责服装的加工制作，畜产进出口公司负责原材料的进口和服装成衣的报关出口。2000年8月12日畜产进出口公司通过深圳海关报关出口，拟经香港转口到西班牙，交付给委托人CIDESPORT公司，被深圳海关根据美国耐克公司的申请查扣。法院判决CIDESPORT公司、畜产进出口公司和银兴制衣厂停止侵权行为，销毁侵权标识或者侵权物，并赔偿损失共30万元。（2001）深中法知产初字第55号佛山市泓信公司不服广州海关行政处罚案：史丹利公司是阿联酋“HENKEL”商标的持有人，该公司委托泓信公司加工机动车用卤钨灯14万多只，使用“HENKEL”商标，产品交付给阿联酋的史丹利公司。泓信公司报关时，广州海关发现该批货物标注的“HENKEL”商标与深圳市恩同公司已经在同类产品注册备案的注册商标相似，认定泓信公司的货品侵权，给予没收货物，罚款2万的行政处罚。广州中院和广东省高院均判决海关胜诉。http:∥www.legalcare.cn/ zhuanti/ald.asp?id=326.
[3]黄茂荣:《法学方法与现代民法》，中国政法大学出版社2001年版，第45页。
[4]参见《德国商标法》第14条、第15条。
[5]参见《美国商标法》第32条。